Titolo/Oggetto

AC MILAN / EUIPO - INTERES

Estremi provvedimento

Tribunale dell’Unione europea, 10 novembre 2021

Massima

Il segno che rappresenta lo stemma della squadra di calcio AC Milan non può essere oggetto di registrazione a livello internazionale come marchio che designa l’Unione per articoli di cancelleria e per ufficio, in quanto l’elevata somiglianza fonetica e la media somiglianza visiva di tale segno con il marchio denominativo anteriore tedesco MILAN comporta un rischio di confusione da parte dei consumatori che impedisce la loro protezione simultanea nell'Unione.

Keywords

Unione europea – Marchio – AC Milan – Registrazione – Rischio confusione

Commento/Sintesi

Nel mese di febbraio 2017, la società calcistica italiana AC Milan ha presentato all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) una domanda di registrazione internazionale che designa l'Unione europea ai sensi del regolamento sul marchio dell’Unione europea (Regolamento CE n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea, come sostituito dal regolamento UE 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea) per il seguente segno figurativo e che riguarda, tra l'altro, articoli di cancelleria e per ufficio:

Avverso tale richiesta di registrazione la società tedesca InterES Handels - und Dienstleistungs Gesellschaft mbH & Co KG ha presentato un'opposizione sostenendo che la registrazione come marchio del segno figurativo della squadra di calcio AC Milan avrebbe provocato un rischio di confusione da parte del pubblico tedesco con il proprio marchio denominativo “Milan”, depositato nel 1984 e registrato nel 1988, che designa, tra l'altro e nella sostanza, prodotti identici e simili a quelli oggetto della domanda presentata dall’AC Milan a causa dell’elevata somiglianza tra i due marchi:

Con decisione del 14 febbraio 2020, l'EUIPO ha accolto l'opposizione della società tedesca. L’AC Milan ha proposto un ricorso contro la decisione dell'EUIPO dinanzi al Tribunale dell'Unione europea il quale, con la decisione in esame, ha respinto integralmente il ricorso.

Dopo aver respinto le censure sollevate dall’AC Milan in ordine all’asserita mancata prova di un uso effettivo in Germania del marchio registrato precedentemente, il Tribunale riconosce espressamente che il marchio anteriore è stato utilizzato sul mercato in una forma modificata rispetto alla registrazione, caratterizzata dall’aggiunta di un elemento figurativo rappresentante la testa di un uccello, simile a un rapace.  Tuttavia,  il Tribunale ricorda che, in base alla propria giurisprudenza, quando un marchio risulta composto da una parola e da elementi figurativi, la prima viene di regola considerata più distintiva rispetto ai secondi, dato che il pubblico tende a riferirsi ai prodotti contraddistinti con quel marchio usando la denominazione del marchio e non l’elemento figurativo. Inoltre, il Tribunale ricorda, altresì, che, sebbene l’aggiunta dell’elemento figurativo non appaia assolutamente irrilevante tenuto conto della sua posizione e della sua dimensione, tale elemento non può, tuttavia, essere considerato dominante, posto che la dimensione dell’elemento figurativo è decisamente inferiore rispetto alla parola “milan”. Ne consegue, pertanto, che le differenze tra il marchio tedesco come registrato ed il segno distintivo utilizzato sul mercato non sono tali da privare il marchio del proprio carattere distintivo.

Per quanto riguarda, invece, il rischio di confusione, il Tribunale rileva come entrambi i segni distintivi presentino un grado di similarità visiva medio in virtù della presenza, in entrambi, della parola “milan”, oltre che un elevato grado di similarità fonetica. Secondo il Tribunale, infatti, è verosimile che le parole “acm” e “1989” non vengano pronunciate dal pubblico anche alla luce della loro posizione secondaria rispetto alla parola “ac milan” e del fatto che sono scritte con caratteri più piccoli. Di fatto, quindi, entrambi i marchi contengono la parola “milan” e l’unico elemento che li differenza è rappresentato dalla parola “ac” presente nel marchio della squadra di calcio italiana.

Da un punto di vista concettuale, il Tribunale rileva che la parola “milan”, che accomuna entrambi i segni distintivi, può assumere diversi significati: per alcuni, può indicare la città italiana di Milano; per altri, può indicare un nome maschile, mentre per altri ancora può riferirsi a una specie di uccelli rapaci. Sebbene, inoltre, non possa escludersi che per una certa parte di pubblico le parole “ac milan” si riferiscano alla squadra di calcio di Milano AC Milan, resta il fatto che entrambi i segni distintivi si riferiscono alla città italiana di Milano; di conseguenza, il grado di similarità concettuale è ritenuto medio.

In tale contesto, il Tribunale ritiene che, sebbene i due marchi presentino un grado di similarità visiva soltanto medio, tale similarità risulta rinforzata dalla similarità riscontrata anche a livello fonetico (alta) e concettuale (medio). Per tale motivo, il Tribunale ritiene sussistente un rischio di confusione. E a nulla vale l’osservazione dell’AC Milan, secondo cui il proprio marchio gode di notorietà in Germania in virtù della reputazione di tale società calcistica, giacché il Tribunale osserva che solo la notorietà del marchio anteriore, e non quella del marchio richiesto, deve essere presa in considerazione per valutare se la somiglianza dei prodotti designati da due marchi sia sufficiente a far sorgere un rischio di confusione.

Autore

Prof. Avv. Stefano Bastianon